102年度民公訴字第5號  智慧財產法院民事判決

原　　　  告　盧森堡商柯斯盧森堡公司

被        告　啟翔股份有限公司

上列當事人間公平交易法損害賠償等事件，本院於民國103 年11月3 日言詞辯論終結，判決如下：

    主  文

被告啟翔股份有限公司、楊展銘應連帶給原告新台幣壹佰萬元，及自民國一０二年十二月四日起至
清償日止按年息百分之五計算之利息。

被告楊展銘應拋棄經濟部智慧財產局商標註冊號第01550340號之商標及如附表一所示之商標。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告啟翔股份有限公司、楊展銘連帶負擔。

本判決第一項於原告以新台幣拾萬仟元供擔保後，得假執行。但被告於假執行程序實施前以
新台幣壹佰萬元為原告預供擔保，得免假執行。

    事實及理由

法院心證理由：

  (一)被告楊展銘在我國及阿根廷等17個國家申請取得之系爭商標及相同於原告先前已取得之PFAFF
      商標圖樣有侵害原告在外國取得之商標權利利益：

    1.原告主張：經查，原告之系爭PFAFF商標圖樣於1919年在芬蘭、瑞典取得商標，之後陸續在
      澳洲、加拿大、法國、德國、香港、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、韓國、紐西蘭、挪威、
      菲律賓、新加坡、西班牙、英國、美國等取得商標權，有原告提出之「PFAFF」商標於各國
      註冊列表影本、美國專利商標局「PFAFF」商標註冊資料影本及各國商標專責機關核發予原
      告商標權之登記資料等件為證。被告楊展銘向我國及阿根廷、巴西、智利、中國大陸、哥
      倫比亞、厄瓜多爾、香港、印度、菲律賓、新加坡、突尼西亞、墨西哥、海地、土耳其、
      伊朗、摩洛哥、越南等17個國家及地區，將相同於原告「PFAFF」商標圖樣向各國商標專責
      機關申請商標註冊，有原告提出之各國列表影本、各國家地區就「PFAFF」商標案之公告、
      網路公開資訊等影本及其節譯中文本與原告於各排除被告楊展銘申請之「PFAFF」商標之費
      用表及費用帳單影本等件為證，並為被告楊展銘所不否認。

    2.被告楊展銘自原告起訴時起，歷6次庭期均未到庭，其所提出之答辯狀亦未說明為何在上述
      17個國家和地區申請與原告相同之系爭PFAFF商標圖樣註冊，原告聲請被告楊展銘到庭陳述
      ，其亦拒絕到庭，致無法瞭解其申請動機。

    3.然被告楊展銘自93年5月28日起至103年5月20日止為被告啟翔公司受僱人，被告啟翔公司在
      其網站網頁上揭示：與訴外人德國PFAFF於工業用縫紉機產品上，有研發、生產、行銷合作
      關係，PFAFF公司擁有人JoachimRichter表示「金輪（被告啟翔公司縫紉機品牌名）是我們
      策略夥伴，其能提供我們世界上之業務，合理價格及品質之機器」等語，有原告提出該網頁
      資料可按，而德國PFAFF公司與原告間就「PFAFF」商標於2009年10月19日、11月3日簽訂有
      商標授權契約，有原告提出之商標授權契約原文及中文節譯可稽，該授權契約第2項及第3.4
      項約定：授權人（即原告）所有樣式之PFAFF商標，不論已註冊或尚在申請未註冊之商標，
      授予被授權人（即訴外人德國PFAFF公司）使用於工業用縫紉機等語，而系爭「PFAFF」商標
      圖樣經原告自1919年起即長期使用在縫紉機上，有其提出之產品照片與前揭在各國申請商標
      之證明可稽，是依上述事證，以被告楊展銘任職被告啟翔公司情事，其與被告啟翔公司均知
      悉「PFAFF」之商標圖樣，而符合商標法第30條第1項第12款所定之「契約、地緣、業務往來
      或其他關係」，被告楊展銘在我國及其他17個國家即構成搶註之行為。其以系爭圖樣向多國
      申請，致相關消費者會誤認原告在他國已註冊之商標與被告楊展銘所取得商標產生混淆誤認
      之虞，原告就此搶註行為於他國須支付費用，申請撤銷被告楊展銘所註冊之商標，其行為自
      造成原告經濟上損失，且其搶註他人商標行為背於商場上誠信及一般社會道德，是構成民法
      第184條第1項後段之侵權行為要件。 

  (二)被告楊展銘上開申請行為構成公平交易法第24條之「其他顯失公平」行為： 

    1.被告楊展銘以「PFAFF」商標圖樣向我國智慧局申請取得系爭商標，並向阿根廷等17個國家
      和地區以相同商標圖樣取得商標註冊，構成搶註之行為，已如前述。其行為該當於前開公平
      會「第二十四條適用原則」所揭示攀附抄襲經原告自1919年以來已投入努力，於市場上擁有
      一定之經濟利益，使用相同商標圖樣致交易相對人誤以為兩者屬同一來源、同系列產品或關
      係企業之效果，而原告之「PFAFF」商標圖樣在縫紉機市場已有相當之競爭優勢，否則被告
      啟翔公司不致引用訴外人德國PFAFF公司所有人之說明。又公平交易法所例示之不公平競爭
      行為，並未就搶註他人商標行為予以規範，可認搶註行為應屬公平交易法第24條所定「其他
      足以影響交易秩序..顯失公平行為」構成要件。 

    2.被告楊展銘雖辯稱其不該當於公平交易法第2條所稱「事業」之範圍，不適用該法之不公平
      競爭行為相關規定云云。惟按公平交易法第2條規定：「本法所稱事業如左：一公司。二獨
      資或合夥之工商行號。三同業公會。四其他提供商品或服務從事交易之人或團體。」，其中
      第4款「其他提供商品或服務從事交易之人或團體」，係指不具備前3款所定之組織形式，卻
      具有獨立性、經常性並從事經濟交易活動之人或團體，故就市場上之特定商品或服務，能自
      主決定其供給或需要而影響市場之競爭關係者，因其行為足使消費者對商標之真假產生混淆
      ，影響購買商品之意願，便為不公平競爭之事業，故本款之事業不限於必有組織之形式始能
      謂該條所定之事業，縱令為攤販亦可屬於該條所稱之事業。本件被告楊展銘因業務接觸原告
      之「PFAFF」商標圖樣，其可自主決定要否申請商標註冊，且非單獨在我國申請系爭商標之註
      冊，尚包括阿根廷等17個國家和地區，亦符前述經常性要件，應認符合為公平交易法所定之
      事業範圍，其上述所辯，並不可採。

　　3.被告楊展銘雖抗辯商標先註冊者不當然違反商標法，此因商標法尚有其他途徑可資救濟，且
      申請商標不以使用商標事實為必要，僅因相同於外國使用商標事實，即謂被告不得註冊。然
      本件被告楊展銘係搶註原告已有長久歷史之商標圖樣，為現行商標法第30條第1項第12款所禁
      止之行為，為不公平競爭行為，致原告須支出成本向各商標專責機關撤銷，是與前開判決意
      不同，自不能以商標法所定之先註冊及另循救濟途徑規定而可主張免責。 

　(三)原告請求被告楊展銘與被告啟翔公司連帶賠償為有理由： 

　　1.本件被告楊展銘因其未到庭及答辯陳述其何以搶註系爭圖樣，然可推認其因在被告啟翔公司
      任職時因職務上機會而知悉系爭圖樣，而被告啟翔公司僅稱搶註係被告楊展銘個人行為，但
      對於其任職期間接觸系爭圖樣之情況及系爭圖樣所表彰商品與被告啟翔公司經營縫紉機業務
      相，就此部分並未提出具體答辯，是應認被告楊展銘因執行被告啟翔公司職務機會，而有侵
      害原告之系爭圖樣行為，故依前揭規定，被告啟翔公司與被告楊展銘應連帶賠償原告。 

    2.原告雖主張：被告陳滿雄為被告啟翔公司負責人，其執行之職務應與公司之經營業務有關，
      被告楊展銘之搶註原告之PFAFF商標圖樣，應非被告陳滿雄執行啟翔公司經營業務範圍內之
      事務，故原告依公司法第23條第2項規定請求被告陳滿雄連帶賠償，並非有據。 

    3.原告就其須向阿根廷等16個國家及地區，委請代理人向各商標專責機關，撤銷被告楊展銘
      搶註PFAFF商標圖樣所需費用為1,363,474元，有其提出費用表及費用帳單影本為證，是其
      損害賠償證明已逾其請求範圍。 

  (四)原告請求被告楊展銘拋棄系爭商標及附表所示各國家地區已申請之商標為有理由： 

    被告楊展銘向阿根廷等國家和地區搶註PFAFF商標，致原告須向各地申請撤銷，構成原告所
    受損害，業如前述，則原告依前開民法第184條第1項後段及公平交易法第24條、第31條規定
   ，請求被告楊展銘拋棄系爭商標及附表所示各國家地區已申請商標，應屬有據。 
   



 

  綜上所述，原告所有在其他國家已取得之系爭「PFAFF」商標，經被告楊展銘於職務上知悉，並在
我國及其他國家取得系爭商標與相同於原告商標圖樣之商標權註冊，被告楊展銘構成商標法第30條
第1項第12款所定之搶註行為，而被告楊展銘為被告啟翔公司受僱人，被告啟翔公司對其執行職務
有注意義務與監督關係，其因執行職務而連續申請註冊，構成公平交易法第24條所定「其他顯失公
平行為」，是原告依公平交易法第24條、第31條及民法第184條第1項後段、第188條第1項請求被告
啟翔公司與被告楊展銘連帶賠償損害100萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息百分之5
計算之利息，為有理由，應予准許。